为什么要在2020年建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度？

作者简介：周倜，“知产阳光”团队主创人之一，江苏韬冠律师事务所管理合伙人。周倜从事知识产权领域数十年，在进入诉讼领域之前

曾是中国排名前五知识产权代理机构的南京地区总负责人，具有深厚的实务功底和理论素养。

（一）《优化营商环境条例》重磅出台

 随着在2019年10月22日《优化营商环境条例》的发布，标记着我们国家知识产权司法保护即将进入一个全新开端。在《条例》第二章节的一段不显眼的文字中写到“国家建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度……”，根据该条例的生效时间于2020年1月1日，那么惩罚性赔偿制度的建立也变得指日可待。

（二）长久以来知识产权的赔偿数额难以提升

虽然长久以来，业界多年呼吁应该加大对知识产权的保护，但一直没有高规格的规范性文件，直接就如何对知识产权提高保护作出实质性的规定，也就更不用具体地谈到建立惩罚性赔偿制度或措施了。

早期在国内是由那些大型跨国公司呼喊要知识产权保护，以维护他们因先进技术带来的高额利润。比如国外占居技术主导地位的集成电路产业，像Intel这样的巨头，巅峰时期的利润可以高达60%。又如一颗成本仅为几块钱的伟哥，卖到了几十块钱，利润率达90%。

随着党的十八大明确提出“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。”强调要坚持走中国特色自主创新道路、实施创新驱动发展战略，我们国家的企业响应号召，创新能力不断提高，在经过长足发展后，我国企业的知识产权数量和质量都有了明显的提高。从早期的代加工为主到今天，很多企业都拥有了自己的核心知识产权。那么对于知识产权保护而言，实际上越来越多的我们本土企业更加在意知识产权的保护。

对于知识产权的保护，首要的便是打击侵权行为，其次是弥补被侵权人的损失。侵权的行为五花八门，被侵权人的损失也是多种多样（直接销售额的下降、市场份额的减少或市场口碑的贬低等），那么只有通过提高赔偿额度来平衡这一体的两个面。通过提高侵权的赔偿额度，让侵权者心生寒意，而给被侵权人送去温暖，使得市场的正常秩序得以回归，形成大家都形成尊重知识产权，尊重创新的局面。企业的知识产权优势可以带来丰沛的市场回报和充足的利润，后续又可以加大研发投入，对产品进行更新迭代，社会便能愈加进步——这其实就是知识产权制度的应有之意。

但是因为历史的原因和民族性格的惯性，大家还没有养成尊重知识产权的良好习惯，并且在司法实践中，现阶段的知识产权保护力度与需求相比还存在很大的差距。总体而言知识产权的赔偿数额仍然较低，侵权人的赔偿数额与被侵权的知识产权的价值或市场效益严重不相协调。

并非是法官或其它裁判者对于知识产权赔偿数额有意压低，而是在知识产权案件当中，具体的赔偿数额难以很好的量化。特别是对被侵权人因为侵权所造成的损失不易计算，评估也有困难；侵权人的因为侵权获得的收益也难以计算；
裁判者对无形财产的市场价值（比如许可费用）更是难以把握等等，这些具体的问题共同的构建了赔偿数额总是不能提高或上不来的障碍。虽然目前阶段知识产权的赔偿金额尚不易提高，但是应当如何破局？

（三）惩罚性赔偿制度出台的背景

《中国知识产权司法保护纲要（2016-2020）》是最高人民法院根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》、《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》、《国家知识产权战略纲要》等决策部署，结合人民法院知识产权司法保护工作实际，针对知识产权保护的新形势和新要求而制定。这是我们国家在加强知识产权司法保护方面的一项重大举措。力争通过五年的努力，知识产权司法保护体系更加完善，司法保护能力更大提升，司法保护的主导作用更加突出。

在《保护纲要》中第五章的第（七）条明确提出要“构建以充分实现知识产权价值为导向的侵权赔偿制度，……”。那么什么是可以充分实现知识产权价值为导向的侵权赔偿制度呢？

惩罚性赔偿是源于英美法系的一项重要制度。随着理论的发展交流，惩罚性赔偿已经逐步走进大陆法系国家的立法与司法实践中，惩罚性赔偿制度在我国法律界也不是第一次出现，民法侵权责任法早已被引入，其效果也是值得肯定的。《专利法》、《商标法》和《著作权法》作为我国三大知识产权法律，在现行《商标法》中也规定了惩罚性赔偿的制度，但是总体而言规定的较为粗糙，法律适用性不强。作为我们国家知识产权保护第一线的北京、上海、广州知识产权法院在具体案件的审理中也进行了各种尝试，努力探索比如如何适用惩罚性赔偿等措施，以能够解决赔偿数额低、侵权成本低、维权成本高的问题。针对此保护力度欠佳的现状，众多法学家和知识产权庭法官、律师等业内人士就构建惩罚性赔偿制度提出了很多建议，也在具体操作层面对相关的法律问题做了相应的思考。

随着理论界和实务界对惩罚性赔偿制度作用的肯定，结合探索得到的经验，并呼应《中国知识产权司法保护纲要（2016-2020）》的时间节点，国务院于此时间节点在《优化营商环境条例》中推出要在2020年1月1日起建立知识产权的惩罚性赔偿就显得合乎情理了。

（四）现行以及将修订的法律引入惩罚性赔偿制度

某项制度从来都不是一蹴而就的，在思想动员和人员动员之外，具体法律也进行为充分的修改，以满足某项侵权惩罚的法律支撑要件。

根据2019年11月1日施行的新《商标法》第六十三条
“侵犯商标专用权的赔偿数额，……可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。……由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿”。

2015年年底《专利法修改草案(送审稿)》中也出现了关于惩罚性赔偿的相应条款。在原六十五条新七十二条中，关于侵权赔偿的条款中，大幅地进行了更新，引入了确定数额一至五倍的赔偿。

新《著作权法修改草案》亦正在紧张的起草过程中，其中引入惩罚性赔偿的呼声高涨。笔者相信在加强知识产权保护的大背景下，惩罚性赔偿制度引入著作权领域肯定是勿用置疑的。

惩罚性赔偿制度具有补偿、惩罚、震慑功能,可以弥补现有的补偿性赔偿制度存在的缺陷。以补偿性为主，以惩罚性为辅，使赔偿数额与知识产权市场价值相契合；同时充分考虑维权成本，判决侵权人支付律师费等诉讼合理支出，对于恶意、重复侵权等严重侵权行为，加大赔偿力度，起到足以制止和惩戒侵权行为的作用。让权利人利益得到赔偿，侵权人无利可图，败诉方承担维权成本。

（五）案例介绍

【案例介绍】节选引用于 民主与法制网　通讯员　陈卫锋   （如觉侵权，请及时联系本人删除）

《赔偿300万元——上海首例知识产权侵权惩罚性赔偿案件一审落槌》因认为对方生产、销售的同款健身器材侵犯自身注册商标，一家外国企业来华将国内某运动器材有限公司诉至法院，除要求对方停止侵权行为外，还诉请赔偿包括律师费、公证费等在内的经济损失300万元。

2019年9月6日下午，上海市浦东新区人民法院（以下简称上海浦东法院）对本案作出公开宣判，认定被告侵权获利逾100万元，且其商标侵权行为符合《商标法》关于惩罚性赔偿的适用要件，遂判决全额支持原告诉请。

记者了解到，本案系上海首例知识产权侵权惩罚性赔偿案件。上海浦东法院的判决对新《商标法》实施后惩罚性赔偿制度在适用条件审查、赔偿基数确定等方面进行了积极探索，对同类案件的审理具有重要的参考价值。

注册商标遭假冒，权利人无奈来华起诉

原告某外国企业诉称，公司主要从事运动器材的生产销售、健身课程的推广，拥有多项发明专利，并在中国多个商品和服务类别上注册了涉案商标。通过广泛销售健身器材，以及组织、推广相关的健身培训项目，涉案商标已在中国消费者中具有相当的知名度。

然而，原告发现，2018年3月，被告在某展览会上销售使用了涉案商标的同款健身器材。同时，被告还通过微信商城、工厂现场售卖等多种方式进行推销。原告认为，被告使用的商标与涉案商标标识完全相同，且商品类别亦与原告涉案商标核定使用的商品相同，已构成商标侵权。

事实上，早在2012年，被告就曾侵犯原告知识产权，经原告发送警告函后双方签订和解协议，被告承诺不再从事侵权活动。鉴于其重复侵权的情形，原告主张适用三倍惩罚性赔偿，要求赔偿300万元。

被告则辩称，原告在涉案商标注册后未在中国开设专卖店，也未授权代理商销售相应商品，故原告未以营利为目的在中国使用涉案商标，无法与该商标建立唯一对应的关系。此外，目前市场上已存在多家同业竞争者生产同款产品，被告对涉案商标的使用系正当、合理使用，故不构成对原告商标权利的侵害。

首次适用“惩罚性赔偿”，
赔偿300万元诉请获全额支持

上海浦东法院经审理后认为，涉案商标具有较强的显著性，且经过原告及其合作商家的持续使用和广泛宣传，已经能与原告建立唯一对应的关系。被告在同一种商品上使用与涉案商标相同标识的行为，侵犯了原告的注册商标专用权。

为查明被告因侵权行为的获利情况，法院责令其提交有关销售数据、财务账册和原始凭证，但其拒绝提交，已构成举证妨碍。法院在审理中遂采用优势证据标准予以认定。法院认为，根据被告微信宣传的内容，足以证明侵权商品的销售量，被告对其宣传内容不能举证否定真实性的，应当支持原告主张，而对于侵权商品的单位利润，可以结合案外同类产品及被告的自认酌情确定。经认定，被告的侵权获利在101.7万元至139.5万元之间。

同时，新《商标法》规定，对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在根据权利人实际损失、侵权人侵权获利、商标许可使用费的合理倍数所确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。

本案中，被告曾因涉嫌侵害原告其他商标及专利权利而被原告警告，后与原告签署和解协议承诺不再从事侵权活动，却又再次被发现实施涉案侵权行为。被告原样仿冒原告的商标和产品，通过线上、线下多种渠道销售，且产品还存在质量问题，其行为符合惩罚性赔偿关于“恶意”和“情节严重”的适用要件，法院最终确定了三倍的惩罚性赔偿比例。因侵权获利的三倍已超过300万元，超过原告主张的赔偿金额，遂判决全额支持原告诉请。

首次引入惩罚性赔偿制度，判决对类案审理具有参考价值

2013年，修正后的《商标法》第六十三条第一款对“惩罚性赔偿”进行了规定，这是知识产权领域首次引入惩罚性赔偿制度。该制度旨在提高侵权行为代价，扭转此前“维权成本高、侵权代价低”的局面，有效减少侵权行为的发生。

不过，即便放眼全国，司法实践中直接适用惩罚性赔偿制度、对侵权人判定高额赔偿的案例却并不多。究其原因，主要是适用该制度的两个条件较难确定：一是侵权人主观“恶意”和侵权情节客观“严重”的确定难；二是作为加倍计算的基数“权利人损失”“侵权人获利”等的确定难。

在法律规定较为原则的情况下，本案作为上海首例知识产权侵权惩罚性赔偿案件，对惩罚性赔偿制度在适用条件审查、赔偿基数确定等方面均进行了积极探索，不仅对类案审理极具参考价值，而且对知识产权司法保护力度的持续增强乃至法治化、国际化营商环境的构建同样具有重要意义。

（六）结语

我们国家的法治化进程如火如荼，作为一名法律人在当代无疑是幸福的。在国家层面的重视下，作为法律人中的知识产权人更是充满希望的。

在创新驱动发展战略引导下，在市场的创新大潮中，呈现出多少波澜壮阔，又描绘出多少耐人寻味，这些情节、细节等待我们去探寻。这个时代已经为我们知识产权人提供了舞台，这个舞台已经不能用广阔去形容，完全就是辽阔，我们在这个舞台上应当扮演好我们的角色，更好地为企业保驾护航。

2020年成稿