周倜律师|专利应诉抗辩的七种“武器”

作者简介：周倜律师，江苏韬冠律师事务所管理合伙人。周倜从事知识产权领域数十年，在进入诉讼领域之前曾是中国排名前五知识产权代理机构的南京地区总负责人，具有深厚的实务功底和理论素养。

专利权，企业或利益团体对之甘之如饴，往往欲取之而后快。企业取得专利权不仅可以装点门面、证明自己的研发能力，更能在市场上跑马圈地，获得独占的权利，如果有竞争对手胆敢越雷池一步，则将受到雷霆万钧的打击。目前看来，专利权人维护专利权益的方式不外乎两种——行政及司法渠道，而司法渠道因为其终局性和权威性，则更受到青睐。

在法庭上一般是原告趾高气昂，被告瑟瑟发抖，对于侵权的指责被告充满委屈却又好像百口莫辩，究其原因是在于没有趁手的抗辩武器来击穿原告的侵权指责，本律师现在为被告送上七种招数不同却都能退敌的七种武器：

第一种武器“霸王枪”——专利权效力抗辩

通过专利效力抗辩能够直接攻击对方的权利基础，直捣黄龙。根据本律师的经验，鉴于一般企业专利权的管理那么不规范可能导致权利失效（未缴纳年费）、专利权人技术方案来源的不正当（抄袭、借鉴）等又或者专利代理人撰写留下的漏洞等原因，原告权利基础并不一定稳固，笔者也曾见过有原告拿专利权的公开文本进行起诉的。因此被告首要检查对方作为起诉根据的专利权是否授权或已经失效（如未及时续交年费）等，如果对方未提供相应的专利年费票据，可以要求对方当下出具专利登记簿副本。

如果专利仍然有效，并且对方也是专利权人，那么再仔细研读专利授权文件。对权利要求中技术方案进行检索，或对专利文件本身是否符合专利法规定的授权要求进行分析，在条件成熟时，可以向专利复审委员会提出专利无效请求，一旦对方专利被无效，则诉讼自然灰飞烟灭。

第二种武器“长生剑”——不侵权抗辩

原告提起专利侵权诉讼的根本原因在于认为被告生产制造、销售、许诺销售、使用的产品或方法落入到原告的专利权权利要求保护范围内。此时被告对其权利要求和自己的被控产品进行来回检视，在以下两种情况下则可以提出不侵权抗辩：

（一）相同侵权比对，专利侵权比对遵循全面覆盖原则，若被告的被控侵权产品缺少权利要求中记载的一项或一项以上技术特征的，则不构成侵权。比如权利要求中记载的是：“一种茶杯，其特征在于：所述茶杯是圆形，在杯体上具有一把手并且在杯沿前端处形成V形水嘴”。而被控侵权产品仅是一个圆形带把茶杯，并不具有V形水嘴，则不构成侵权。

（二）等同侵权比对，若被告的被控侵权产品与权利要求中对应技术特征相比，有一项或者一项以上的技术特征既不相同也不等同则也不构成侵权，仍续用前述例子，如果被控茶杯也具有水嘴，只是该水嘴截面呈圆弧形，则原告可以主张等同侵权；若被控茶杯的前端并不具有水嘴而是一V形透明观察窗，则既不等同也不相同，也可以主张不侵权抗辩。

通过不侵权抗辩直接斩灭原告的诉讼请求。

第三种武器“多情环”——不视为侵权的抗辩

不视为侵权抗辩可以分为以下几种：

第1环 权利用尽

专利权作为一种绝对权，威力太大，如果不限制专利权人的权利范围将对公共利益影响太大，因此只能给专利权人在生产销售中的第一个环节中获得相应的专利权利益，比如生产的专利产品，只能在经销商在向其进化时通过出厂价或者其它相应手段来获得专利权收益，而不能要求购买者在从经销商处购买时再次支付专利许可费用等。

相关规定：专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权，包括：（1）专利权人或者其被许可人在中国境内售出其专利产品或者依照专利方法直接获得的产品后，购买者在中国境内使用、许诺销售、销售该产品；（2）专利权人或者其被许可人在中国境外售出其专利产品或者依照专利方法直接获得的产品后，购买者将该产品进口到中国境内以及随后在中国境内使用、许诺销售、销售该产品；（3）专利权人或者其被许可人售出其专利产品的专用部件后，使用、许诺销售、销售该部件或将其组装制造专利产品；（4）方法专利的专利权人或者其被许可人售出专门用于实施其专利方法的设备后，使用该设备实施该方法专利。

第2环 先用权抗辩

根据专利法相关规定，被控侵权人在专利申请日之前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。同样使用、许诺销售、销售上述情形下制造的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的，也不视为侵犯专利权。

第3环 为科学研究之目的使用相关专利技术

专为科学研究和实验而使用有关专利，不视为侵犯专利权。专为科学研究和实验,是指专门针对专利技术方案本身进行的科学研究和实验，其目的是研究、验证、改进他人专利技术，在已有专利技术的基础上产生新的技术成果。

第4环 行政审批需要

为提供行政审批所需要的信息，而制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械，不视为侵犯专利权。

第5环 仅个人使用（非商业目的）

在非为经营目的下，仅为了私人利益而的实施他人专利，此情况下不视为侵犯专利权。

第四种武器“碧玉刀”——现有技术抗辩及现有设计抗辩

现有技术抗辩就是被告主张被控侵权的产品或者方法是来源于现有技术。所谓现有技术，就是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术。换言之，在对方专利申请日之前，这个市面上就已经有相关技术出现，认真的讲起来，这个专利也不应该授权，只是被告不愿意提起专利无效，仅就是否侵权方面提出相关抗辩。在证据充分的时候，通过现有技术抗辩也能够很好的斩杀对方的侵权指控。

第五种武器“离别钩”——滥用专利权抗辩

被告可以主张滥用专利权抗辩，即被告能够提供证据证明原告所主张的专利权是由原告恶意取得，请求法院驳回原告的诉讼请求。如何证明恶意主要是围绕专利权人明知某些技术方案属于现有，但仍恶意将其申请成专利，重点围绕在明知方面。具体可以包括下述情形：1、将申请日前专利权人明确知悉的国家标准、行业标准等技术标准中的技术方案申请专利并取得专利权的；2、国家标准、行业标准等技术标准的制定参与人，将在上述标准的起草、制定等过程中明确知悉的他人技术方案申请专利并取得专利权的；3、将明知为某一地区广为制造或使用的产品申请专利并取得专利权的；4、采用编造实验数据、虚构技术效果等手段使涉案专利满足专利法的授权条件并取得专利权的；5、将域外公开的专利申请文件所披露的技术方案在中国申请并获得专利权的。

通过滥用专利权抗辩不仅可以避免赔偿，还可以要求原告就被告应诉产生的相关费用进行赔偿。

第六种武器“锁子甲”——合法来源抗辩

即使被告销售的产品确实落入到原告的专利权范围中，也仍然可以主张合法来源抗辩。即被告为生产经营目的，使用、许诺销售或者销售不知道且不应知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品、且举证证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任，但应该停止上述使用、许诺销售、销售行为。即被告是因为正当商业销售需要行为而向其它第三方进货的，进货时并不知道该产品为专利侵权产品。要证明合法来源，一般要求有符合规定的合同、发票等。

第七种武器“孔雀翎”——不停止侵权抗辩

被告在合法来源抗辩的基础上仍然可以进一步地主张不停止侵权抗辩。具体包括以下几种：1、在证明前述合法来源的基础上且能够进一步举证证明其已支付该产品的合理对价的，可以在已经支付范围内继续生产。2、被告可以主张虽然被诉侵权行为构成对专利权的侵犯，但判令停止侵权会有损国家利益、公共利益的，可以不判令被诉侵权人停止侵权行为，而判令其支付相应的合理费用。3、在标准必要专利案件中，被告与专利权人协商过关于该专利的实施许可事项，但原告故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被告在协商中无明显过错的，被告可以继续实施。

综上的七种武器，攻守兼备，而被告在接到相关传票后，不要慌乱要静下心来研究对方专利情况，有针对性的采用上述任一种武器进行反击，如果仍然不知道如何应对，那么最好还是要寻求专业人士的帮助，其实请律师是一件性价比极高的事情，胜诉或减少的赔偿都远胜那点律师费。